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<사례1> 상표권 사용방법

[문] 상표권자가 제3자에게 상표권을 사용하게 하는 방법은 어떠한 것이 있는지요?

[답] 현행 「상표법」에 의해 상표권을 사용하게 하는 방법은 용익권으로서 전용(專用)사용권 및 통상(通常)사용권의 설정을, 담보권으로서는 질권(質權)의 설정을 각 인정하고 있습니다.

먼저, 전용사용권에 대해 살펴보면, 전용사용권은 상표권자라도 그 상표를 사용할 수 없고 사용권자만이 그 상표를 사용할 수 있는 내용의 사용권을 말합니다. 상표권자는 업무표장권이나 단체표장권을 제외하고 자신의 상표에 대해서 전용사용권을 설정할 수 있습니다.(상표법 제55조),

전용사용권의 설정은 상표권자와 전용사용권설정을 받고자 하는 자와의 설정계약에 의하여 행하여지나 그 효력은 이를 등록하여야 발생하도록 하고 있으며, 전용사용권의 이전(상속 기타 일반승계에 의한 경우 제외)·변경·소멸(권리의 혼동에 의한 경우를 제외) 또는 처분의 제한과 전용사용권을 목적으로 하는 질권의 설정 등은 이를 등록하지 아니하면 그 효력이 발생하지 아니합니다(같은 법 제56조 제1항).

또한 상표권이 공유인 경우에는 각 공유자는 다른 공유자의 동의를 얻지 아니하면 그 상표권에 대하여 지분의 양도, 지분에 대한 질권 설정, 전용사용권을 설정할 수가 없습니다(같은 법 제54조 제6항).

전용사용권의 설정은 등록상표를 지정상품에 사용하는 권리에 한하고, 유사상표나 유사상품에 대해서는 전용사용권을 설정할 수 없습니다. 전용사용권자는 그 설정 계약에 정한 범위 내에서 지정상품에 관하여 등록 상표를 독점적 배타적으로 사용할 권리를 갖게 되며(같은 법 제55조 제3항), 상품에 자기의 성명 또는 명칭을 표시하여야 합니다(상표법 제55조 제4항).

전용사용권자가 지정상품 또는 이와 유사한 상품에 등록상표 또는 이와 유사한 상표를 사용함으로써 수요자로 하여금 상품의 품질의 오인 또는 타인의 업무에 관련된 상품과의 혼동을 생기게 한 경우에는 상표등록이 취소될 수 있으며(상표법 제73조 제1항 제8호), 상속 기타 일반승계의 경우를 제외하고는 상표권자의 동의를 얻지 아니하면 이전할 수 없습니다(같은 법 제55조 제5항).

전용사용권을 설정한 상표권자가 그 상표권을 포기하려면 전용사용권자의 동의를 얻어야 합니다(같은 법 제60조 제1항). 그리고 전용사용권은 그 설정계약이 해지되면 등록 여부에 관계없이 그 효력을 상실하며, 종전과 동일한 내용으로 전용사용권설정계약을 부활하는 묵시적 합의가 있었다고 하더라도 새로이 설정등록을 하지 않고서는 상표법상의 전용사용권을 취득할 수 없습니다(대법원 2004. 9. 13. 선고 2002후703 판결).

다음으로 통상사용권에 대해 살펴보면, 통상사용권은 복수의 사용권자와 상표사용계약을 할 수 있는 사용권으로 상표권자도 그 상표를 사용할 수 있는 내용의 사용권을 말합니다. 따라서 통상사용권은 배타적, 대세적 효력이 없는 채권적 권리이므로 계약 당사자간에 있어서는 등록 여부와 상관없이 계약 성립 시에 그 효력이 발생하나 통상사용권자는 상표권의 양수인이나 전용사용권자 기타 제3자에 대해서는 통상사용권으로 대항할 수 없습니다. 다만, 통상사용권의 설정, 질권의 설정, 이전 등의 경우 이를 등록하면 전용사용권과 마찬가지로 등록 후에 상표권 또는 전용사용권을 취득한 자에 대해서도 대항할 수 있습니다(같은 법 제58조 제2항).

통상사용권자는 “상표권자와의 설정행위로 정한 범위 안에서 지정상품에 관하여 등록상표를 사용할 권리를 가지며 상속 기타 일반승계의 경우를 제외하고는 상표권자(전용사용권에 관한 통상사용권에 있어서는 상표권자 및 전용사용권자)의 동의를 얻지 아니하면 이를 이전할 수 없다.”라고 규정하고 있으며(같은 법 제57조 제2항, 제3항), 통상사용권은 상표권자(전용사용권에 관한 통상사용권에 있어서는 상표권자 및 전용사용권자)의 동의를 얻지 아니하면 그 통상사용권을 목적으로 하는 질권을 설정할 수 없도록 하고 있습니다(같은 조 제4항).

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